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Law/기타 법률

[특허법] 실시권


1. 실시권의 의의

실시권이란 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다. 즉, 특허권자 이외의 자가 약정 또는 법률 규정에 의하여 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

원래 특허발명은 특허권자가 독점배타적으로 실시할 수 있음이 원칙이나 특허권자가 자금이 부족하여 특허발명을 실시할 수 없거나 실시할 의사가 없는 경우 국가적・개인적으로 손해를 야기하게 된다. 따라서 이러한 점을 보완하기 위하여 특허법에서는 특허권자의 편익은 물론 산업발전도 아울러 도모하고자 특허권자 이외의 자에게도 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리인 실시권을 마련하였다. 실시권은 특허권이 존재해야만 성립되고 특허권이 소멸하면 실시권도 소멸하므로 특허권에 부수되는 권리이다.

2. 실시권의 종류

실시권의 효력 내용이 대세적(물권적)인지 여부에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분한다.

가. 전용실시권

(1) 의의

전용실시권이란 특허권자의 설정행위에 의하여 정하여진 범위 안에서 업으로서 특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.(특허법 제100조) 민법상 용익물권에 상응하는 권리로서 물권적 성질을 가지므로 특허권자라도 이 범위 내에서는 특허발명을 실시할 수 없으며 중복설정이 불가능하다.

(2) 효과

설정행위로 정한 범위 내에서는 특허권의 효력과 동일하다. 따라서 전용실시권의 침해에 대해서는 특허권자와 동일한 지위에서 전용실시권자가 침해를 배제하거나 손해배상을 청구할 수 있다. (특허법 제94조 단서)

(3) 효력의 발생

전용실시권은 특허권자의 설정행위와 등록에 의하여 발생한다. 설정행위는 대부분 계약이며 강제로 설정되는 전용실시권은 없다.

(4) 한계

전용실시권은 특허권에 부수하는 권리이므로 모권이 제한되는 경우 즉, 기반 특허권이 제한되는 경우에는 전용실시권의 효력도 제한된다. 또한 전용실시권을 이전하려면 특허권자의 동의를 얻어야 한다.

나. 통상실시권

통상실시권이란 계약 또는 법률규정이나 특허청장의 처분 등에 의하여 정해진 범위 내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다. 통상실시권은 특허권자가 실시권자에게 특허발명의 실시를 허용해야 하는 채권적 성질을 가진다. 따라서 전용실시권과는 달리 특허권자 스스로의 실시는 제한되지 않으며 중복 설정도 가능하다. 이는 허락실시권, 법정실시권, 강제실시권으로 구분된다.

(1) 허락실시권

특허권자 또는 (특허권자의 허락을 얻은)전용실시권자의 허락에 의하여 실시할 수 있는 실시권을 말한다. 이는 특허권자 또는 전용실시권자와 제3자와의 실시계약에 의하여 발생한다.(특허법 제102조 1항, 제100조 4항)

(2) 법정실시권

산업정책상이나 공익상 필요에 의하여 인정되는 실시권이다. 이는 특허권자의 의사와 무관하게 법률규정에 의하여 발생하며 법에서 정한 요건만 충족하면 그 권능이 원시적으로 발생한다. 우리 특허법은 법정실시권에 관하여 다음의 7가지 종류를 두고 있다.

- 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권(특허법 제39조)

- 선사용권(특허법 103조)

- 중용권(특허법 104조)

- 의장권 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 105조)

- 질권행사에 의하여 특허권이 이전된 경우 원특허권자의 통상실시권(특허법 122조)

- 후용권(특허법 182조)

- 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 183조)

(3) 강제실시권

국방상이나 산업정책상 등의 이유에서 인정되는 실시권으로서 특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의하여 발생한다. 즉, 특허권자 또는 전용실시권자의 의사와는 상관없이 행정기관의 개입에 의하여 설정되는 권리이다. 이는 특허권자의 권리남용의 제재 또는 공익상 실시를 위하여 인정된다. 우리 특허법은 다음 세가지의 강제실시권을 규정하고 있다.

- 국방상 필요에 의한 통상실시권(특허법 106조 1항)

- 재정에 의한 통상실시권(특허법 107조)

- 통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권(특허법 138조)

3. 실시권의 효력

실시권시권은 일정한 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있는 권리이다. 전용실시권은 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리이며, 통상실시권은 특허발명을 실시할 수 있는 권리이다. 즉, 이둘의 차이는 실시의 독점성의 유무가 본질적인 차이라 할 수 있다.

기본적으로 실시권의 효력은 당사자간의 약정에 의하여 정해지나 통상실시권 중 법정통상실시권과 강제통상실시권의 경우에는 법률 또는 행정처분에 의하여 실시할 수 있는 범위가 정해진다.

가. 전용실시권의 효력

(1) 전용실시권의 범위

전용실시권의 범위는 특허권자와의 계약으로 정한 범위내이다. 계약내용에 따라 특허권자가 업으로서 실시할 수 있는 전범위로 할 수도 있고 일정한 범위 내로 한정할 수도 있다. 일정한 범위 내에서의 한정은 기간적・지역적・내용적으로 한정할 수 있다.

(2) 전용실시권의 발생

전용실시권의 설정・이전・변경・소멸 및 처분의 제한은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않는다. 다만, 상속 기타 일반승계의 경우는 등록하지 않아도 전용실시권의 효력이 발생한다.(특허법 제101조 2항) 따라서 당사자간에 전용실시권 설정에 관한 계약을 한 사실만으로는 전용실시권이 있다고 할 수 없다.

(3) 전용실시권의 내용

전용실시권은 설정등록된 범위 내에서 특허권과 동일한 효력을 갖는다. 따라서 전용실시권자는 타인이 전용실시권을 침해했을 경우 그 침해자에 대하여 손해배상청구권, 침해금지청구권 등을 행사할 수 있다. 또한 특허권자의 동의를 얻어 전용실시권의 범위 내에서 통상실시권을 허락할 수도 있다.(특허법 제100조 4항)

(4) 전용실시권의 제한

전용실시권은 특허권에 종속되는 권리이므로 특허권의 효력이 미치지 아니하는 경우 즉, 직무발명에 대한 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권 등의 경우에는 전용실시권의 효력도 미치지 아니한다.

또한 이용・저촉에 의한 제한(특허법 제98조), 산업정책상제한(특허법 제96조), 전용실시권 공유에 따른 제한(특허법 제100조 5항), 각종 실시권존재에 따른 제한, 질권설정에 따른 제한 등이 규정되어 있다.

(5) 전용실시권의 공유

전용실시권이 공유인 경우에는 전용실시권의 실시, 이전, 질권의 설정 및 전용실시권에 대한 통상실시권의 설정에 대해서는 특허권의 공유규정이 준용된다.(특허법 제100조 5항)

(6) 전용실시권의 이전

전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우, 상속 기타 일반승계의 경우에는 특허궈자의 동의 없이도 전용실시권을 이전할 수 있으며(특허법 제100조 4항), 특허권자의 동의를 얻으면 전용실시권을 이전할 수 있다.

(7) 전용실시권의 포기

전용실시권자는 권리를 포기할 수 있다. 다만 전용실시권이 공유이거나 전용실시권에 전용실시권자가 허락한 통상실시권이나 질권이 설정되어 있는 경우에는 타 공유자나 통상실시권자, 질권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 포기할 수 없다.(특허법 제119조 2항)

나. 통상실시권의 효력

(1) 허락실시권

a. 효력의 발생

허락실시권은 특허권자와 실시자간의 통상실시권에 관한 계약이 성립하였을 때 그 효력이 발생한다. 통상실시권자는 일정범위내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 특허권자는 타인에게 특허발명의 실시를 허락함에 있어서 생산, 판매, 수입 등으로 구분하여 실시권을 허여할 수 있다.

b. 권리의 이전

특허권자의 동의가 없어도 실시사업과 같이 이전하는 경우, 상속기타 일반승계의 경우에 이전할 수 있다. 물론 특허권자의 동의가 있으면 이전이 가능하다.

c. 특허권, 전용실시권 포기에 대한 동의

특허권자는 허락실시권자의 동의를 얻지 못하면 특허권을 포기할 수 없다. 또한 전용실시권자는 허락실시권자의 동의를 얻지 못하면 전용실시권을 포기할 수 없다.(특허법 제119조 2항)

(2) 법정실시권

a. 효력의 발생

법정실시권은 특허권자나 전용실시권자의 의사와 관계없이 법률에 정한 요건을 충족시키면 발생한다.

b. 효력의 내용

첫째로, 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권(특허법 제39조 1항)의 경우 사용자는 특허발명의 전기간, 전범위 내에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

둘째로, 선사용에 의한 통상실시권(특허법 제103조)의 경우 즉, 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 스스로하거나 또는 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 사업준비를 하고 있는 자를 위한 경우이다. 이러한 경우에는 실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 안에서 그 특허출원된 특허발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다.

셋째로, 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(특허법 제104조)의 경우 즉, 특허 또는 등록실용신안의 무효심판청구등록 전에 자기의 특허발명 또는 고안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 그 발명의 실시사업을 하거나 사업준비를 하고 있는 경우 등에 이를 구제하기 위한 제도이다. 이 경우에는 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위 안에서 통상실시권이 인정된다.

(3) 강제실시권

a. 효력의 발생

강제실시권 또한 특허권자나 전용실시권자의 의사와 관계없이 재정이나 심판 등 행정기관의 행정처분에 의하여 특허발명을 실시할 수 있는 권리가 발생한다.

b. 효력의 내용

첫째로, 국방상 필요하며 전시・사변 등 극도의 긴급상태일 경우 통상실시권을 인정하고 있다. 통상실시권자는 특허청장이 결정에서 정한 바에 따라 특허권자에게 보상금 및 대가를 지급해야하며(특허법 제106조 3항) 대신에 실시권을 취득한다

둘째로, 재정에 의한 실시권(특허법 제107조)의 경우 즉, 특허권자를 간접적으로 제재할 목적으로 제정된 규정으로 선진국의 고도한 기술에 압박을 받고 있는 개발도상국의 경우 이를 이용하여 실시권을 취득할 수 있다.

셋째로, 통상실시권 허여심판에 의한 실시권(특허법 제138조)의 경우 즉, 선원특허출원의 특허권자 등이 정당한 이유 없이 실시를 허락하지 않거나 실시허락을 받을 수 없는 경우에 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여심판을 청구하여 이에 의한 실시권을 취득하는 경우를 말한다.